
案例信息
审理法院:最高人民法院
案号:(2017)最高法行再34号
裁判时间:2020年03月27日
入库编号:2023-09-3-024-008
案由:专利相关行政案件——发明专利权无效
关键词:行政 / 专利权无效 / 充分公开 / 共有技术特征 / 说明书公开标准
导 读
一、基本案情
二、裁判要旨
三、案例研析
一、基本案情
某电脑贸易(上海)有限公司(以下简称某电脑贸易公司)请求宣告某网络科技股份有限公司(以下简称某网络公司)持有的专利号为20041005374X.X、名称为【一种人工智能聊天机器人系统】的发明专利无效,理由之一是:本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款关于充分公开的规定。
某电脑贸易公司具体主张涉及五个方面:
1.说明书未公开如何连接游戏服务器以实现游戏功能;
2.说明书未记载过滤器如何区分格式化语句与自然语句;
3.说明书未给出通过网络学习扩充对话数据库的具体技术手段;
4.说明书仅提出精确搜索的设想,未给出具体实现方式;
5.说明书未公开人工智能服务器检索对话数据库并选择最合适应答语句的具体方式。
国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)审查后认为,上述无效理由不成立,维持本专利权有效(被诉决定)。一审法院(北京市第一中级人民法院)维持被诉决定;二审法院(北京市高级人民法院)撤销一审判决及被诉决定,认定本专利说明书未充分公开游戏功能,违反专利法第二十六条第三款。某网络公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2020年3月27日作出再审判决,撤销二审判决,维持一审判决。
二、裁判要旨
(一)判断说明书公开是否充分的根本标准
专利法第二十六条第三款规定,说明书应当对发明作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。本领域技术人员能否实现发明技术方案,是判断说明书公开是否充分的根本落脚点。
(二)共有技术特征与区别技术特征的公开要求不同
根据《审查指南》规定,对于与最接近的现有技术共有的技术特征,一般可以不作详细描述;对于区别于现有技术的技术特征,则应当足够详细地描述,以本领域技术人员能够实现为准。两者公开要求存在明显差异,原因在于:对于本领域技术人员知识和能力范围以内的技术内容,要求较低;对于超出其能力范围的区别技术特征,要求较高。
(三)涉游戏服务器技术方案的认定
再审法院认定,本专利限定的游戏服务器功能,是通过格式化命令语句调用现有成熟游戏模块来实现的。具体理由如下:
本专利说明书明确记载,做游戏是通过命令的方式实现的,即通过格式化命令语句调用游戏模块;
使用格式化语句调用游戏模块实现游戏功能,在本专利申请日之前已属现有技术;
本专利并未限定游戏服务器与查询服务器在物理上相互独立,同一服务器可同时具备查询与游戏功能。
(四)游戏服务器非本专利区别于现有技术的特征
综合三次审查意见及申请人意见陈述,本专利获得授权的实质原因在于过滤器相关技术特征,而非游戏服务器。审查员在第一次审查意见中已明确指出,在聊天服务系统中设置游戏服务器属于本领域惯用手段。因此,游戏服务器并不是本专利与现有技术的区别技术特征,对其可不作详细描述,本专利涉及游戏服务器的技术方案符合专利法第二十六条第三款规定。
三、案例研析
1. 说明书充分公开的判断标准
本案确立了【本领域技术人员能否实现】作为判断说明书公开充分与否的核心标准。所谓【本领域技术人员】,是一种假设:假定其知晓申请日前发明所属领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,具有应用常规实验手段的能力,但不具有创造能力。
这一标准意味着,说明书并非需要面面俱到地描述所有技术细节,而只需就本领域技术人员无法从现有技术或公知常识中获得的内容进行充分披露。对于已属现有技术或本领域惯用手段的技术特征,说明书可以不作详细描述。
2. 共有技术特征与区别技术特征的差异化公开要求
本案的重要价值在于厘清了不同类型技术特征的公开要求:
•共有技术特征(与现有技术共有):可以不作详细描述,因为本领域技术人员依靠现有知识已足以实现。
•区别技术特征(有别于现有技术):必须足够详细地描述,以确保本领域技术人员能够实现该技术方案。
实践中,判断某一技术特征是否属于区别技术特征,应结合本专利记载和现有技术的实际状况客观认定,而非仅依赖申请人或专利权人的自认,因为当事人自认的区别特征有时与本领域普通技术人员的客观判断存在偏差。
3. 授权审查档案的综合审查
本案还强调,在分析本专利区别技术特征时,应综合考量整个审查过程,而非孤立地看待某一次意见陈述。申请人在某次答复中的自认,可能因后续审查而发生实质性变化,需结合审查意见通知书与申请人意见陈述的完整脉络进行判断。
本案中,虽然申请人在答复第一次审查意见时将游戏服务器列为区别特征,但审查员已明确否定了这一认定;本专利最终获得授权,是基于申请人在答复第三次审查意见时补入过滤器相关技术特征所作的实质性修改。因此,游戏服务器并非本专利获得授权的核心区别特征。
4. 实践启示
专利撰写:申请人在撰写说明书时,应重点关注区别于现有技术的核心技术特征,确保对这些特征作出充分详细的描述;对于共有技术特征,可以简化描述并引用现有技术。
无效宣告:在提出说明书公开不充分的无效理由时,应首先判断被争议的技术特征是否属于区别于现有技术的特征;若属于现有技术范畴,则不能以说明书未详细描述为由主张公开不充分。
行政及司法审查:法院在审查说明书是否充分公开时,应以本领域技术人员能否实现为根本标准,结合现有技术状况客观认定区别技术特征,避免对说明书的公开要求设置不当的过高标准。
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